黄法木与黄声香著作权侵权纠纷案

【裁判要旨】
1. 注册商标专用权与著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利的冲突纠纷，属于人民法院知识产权民事案件的受理范围。
2.申请注册中的商标与著作权、外观设计专利权等在先先权利的冲突纠纷，不属于人民法院知识产权民事案件的受理范围。
【案例索引】
一审：金华市中级人民法院(2007)金中民三初字第106号（）
二审：浙江省高级人民法院（2008）浙民三终字第66号（）
【案情】
原告：黄法木，男，汉族，出生，住浙江省金华市金东区鞋塘镇山头下村。
被告：黄声香，女，汉族，出生，住浙江省东阳市吴宁镇白云里坞门村。
金华市中级人民法院经审理查明：黄法木于1988年9月设计完成了“影月”作品，该作品由“影月”文字及图形构成，整个作品主要表现为一个大圆圈，在圆圈的左边弧线上有“影月”二字，圆圈内有一石塔，整个圆圈下面又有一横直线，直线下有一虚线三角形，代表湖中的倒影（见右图）。金华县鞋塘副食制品厂（以下简称鞋塘厂）系成立于的个体企业，投资人为杨巧香，其与黄法木系夫妻关系。1989年8月，鞋塘厂将上述“影月”作品图形文字申请为“影月牌”注册商标，核准使用的商品为42类：纯藕粉、芝麻甜藕粉。鞋塘厂于1993年变更为私营企业，后于1994年变更为金华县影月食品有限公司的分支机构。1997年“影月牌”商标的注册人变更为金华县影月食品有限公司，2004年变更为金华市影月食品有限公司。黄法木的儿子陈志华在义乌市宾王副食品市场D1内362号店C摊位经营“影月牌”藕粉，并具有一定市场知名度。黄声香的儿子陈剑锋，其经营地址也在中国小商品城宾王市场D1内362号店D摊位内，其经营期限为至。，看看知识产权。黄声香委托义乌市蓝海商标代理有限公司代理申请“影月”为注册商标，申请核准使用的商品种类为30类：咖啡、糖、豆粉等。在代理协议中，黄声香提供的商标图形与黄法木“影月”作品图形表现一致。同时，黄声香申请注册影月及图形文字为商标的相关情况在中国商标网也可予以查询。
黄法木诉称：黄声香擅自将“影月”图形用于商标注册申请，侵犯了黄法木“影月”图形的署名权、复制权，损害了黄法木的合法权益。黄法木于向原审法院起诉，请求判令：1.黄声香停止侵权，消除影响，公开赔礼道歉；2.黄声香赔偿经济损失1万元；3.黄声香承担案件诉讼费及黄法木合理的调查费用。
黄声香辩称：黄声香将“影月”图形作为商标的图形进行注册没有侵犯黄法木的著作权，在申请过程中虽然复制了几份图片，但并没有用于商业用途，没有从中获利，也未给黄法木造成任何经济损失。请求驳回黄法木的诉讼请求。
【审判】
金华市中级人民法院认为：本案争议焦点可归纳为两点：一、关于“影月”作品著作权归属问题。黄声香认为本案涉案作品属于法人作品，著作权人是鞋塘厂，而并非黄法木。依照《中华人民共和国著作权法》第十一条第三款规定，法人作品是指法人或其他组织主持，代表法人或其他组织意志创作，并由法人或其他组织承担责任的作品。从黄法木提供的其给制版社出具的信函看，可以证实涉案作品系黄法木所创作。黄声香认为该作品系法人作品，但未提供相应的证据。故应认定黄法木对涉案作品享有著作权。二、黄声香的行为是否侵犯黄法木作品的署名权、复制权问题。黄法木认为黄声香侵犯了其涉案作品的署名权与复制权，理由是：黄声香向商标代理公司申请办理注册商标时，复制并提交了黄法木的影月图形作品，侵犯其作品的复制权；黄声香以申请人身份提交商标代理公司影月图形侵犯了其作品的署名权。从本案审理情况看，黄法木认为黄声香侵犯其复制权、署名权的具体证据是原审法院从商标代理公司调取的委托代理协议。在该份黄声香与商标代理公司签订的代理协议上，虽然在委托商标所贴图样一栏显示了涉案作品，但据此并不能得出黄声香对涉案作品进行了多次复制的结论，且从现有证据看，该复制现还未用于商业用途，并未对黄法木的作品造成损害。同时，在上述的代理协议中，虽有黄法木的作品显示，但黄声香并未在该作品上署上自己的名字，同时，黄法木也未提供证据证实涉案作品在以前发表时署上了黄法木的名字，故黄法木认为黄声香侵犯其复制权、署名权的理由不能成立，其诉讼请求应予以驳回。综上，原审法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，于判决：驳回黄法木的诉讼请求。案件受理费50元由黄法木负担。
黄法木上诉称：原审对其提供的黄法木与金华市影月食品有限公司签订的著作权许可协议书不予认可，由此否认了黄声香侵权所造成的经济损失这一事实不当。黄声香对涉案“影月”图形进行了五次以上的复制，且不管几次复制，只要是不在合理使用或法定许可范围内的行为均属于侵犯著作权的行为，原审认定黄声香不构成侵权不当。请求二审法院撤销原判，改判支持黄法木的全部诉讼请求。
黄声香答辩称：原审法院对证据的认证正确，黄法木在原审中所提交的著作权许可协议书是为起诉需要而伪造的。我方为接受国家商标局的审查而复制图形，未侵犯黄法木的复制权。黄法木在其作品上没有署名，我方在该作品上也未署名，因此也未侵犯其署名权。原判认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。
二审查明：影月牌商标原核准使用的商品为42类，在续展注册时根据国际分类，核准使用的商品种类为第30类。黄声香当庭陈述，其申请注册“影月及图”为商标时所提供的商标图形是从黄法木的“影月”图文作品复制而来的。黄声香的商标注册申请尚未进入公告异议期。原判认定的其他事实，二审法院予以确认。
浙江省高级人民法院经审理认为：黄法木系“影月”图文作品的著作权人，其合法权益受法律保护。本案中，黄声香申请注册商标时虽然使用了黄法木的作品，但注册商标是依申请而启动的行政行为，黄声香的申请行为在法律性质上属于启动行政程序的行为，纯粹为启动行政程序而使用他人作品的行为，不同于通常的商业使用，不属于民法意义上的使用行为。由此所产生的争议不属于民事诉讼的范围。最高人民法院在（2005）民三监字第2号函中曾指出：“在商标授权程序中，当事人仅因他人申请注册商标时使用其作品而主张保护著作权的，应通过商标法规定的异议等救济程序解决。”故黄法木可通过商标法规定的异议等救济程序保护其著作权。原审法院受理此案不当，应予纠正。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条、第一百零八条第（四）项的规定，于裁定：
一、撤销金华市中级人民法院 (2007)金中民三初字第106号民事判决；
二、驳回黄法木的起诉。
【评析】
这是一起涉及知识产权权利冲突引发的案件。一、二审法院对于被告将他人在先的作品作为商标提出注册申请，但该商标尚未经核准注册的行为是否属于人民法院知识产权民事诉讼受理范围存在不同的认识。
一、知识产权权利冲突案件的受理问题
近年来，知识产权权利冲突的案件时有发生。不仅有同一类型权利的冲突，如发明、实用新型及外观设计专利权之间的冲突；也涉及不同类型权利的冲突，如外观设计专利权与商标权发生冲突，或商标权与著作权发生冲突，或商标权与企业名称权发生冲突等。这些权利来源，有的是国家行政部门授予的，如专利、商标；有的是一旦完成就存在的，如著作权。这类案件往往涉及具体行政行为的合法性问题，人民法院能否作为知识产权民事案件受理，一直存在争议。
在审理知识产权权利冲突纠纷案件的初期，除专利权利之间的冲突外[1]，司法实践主要倾向于不受理。理由是经行政程序获得的民事权利，只能经过行政程序以及与其相对应的行政司法程序才能消灭，法院不宜以民事诉讼解决此类纠纷。当事人对这类权利冲突的异议应先到有关行政管理部门申请解决。
此后，随着社会对于通过民事诉讼程序处理此类纠纷的迫切需要和理论认识的深化，司法实践开始倾向对此类案件有条件的受理。最高人民法院法（1998）65号《关于全国部分法院知识产权审判工作座谈会纪要》曾指出：“人民法院受理的知识产权纠纷案件或者其他民事纠纷案件中，凡涉及权利冲突的，一般应由当事人按照有关知识产权的撤销或者无效程序，请求有关授权部门先解决权利冲突问题后，再处理知识产权侵权纠纷或者其他民事纠纷案件。经过撤销或者无效程序未能解决权利冲突的，或者自当事人请求之日起3个月内有关授权部门未作出处理结果且又无正当理由的，人民法院应当按照民法通则规定的诚实信用原则和保护公民、法人合法的民事权益原则，依法保护在先授予的权利人或者在先使用人享有继续使用的合法的民事权益。”
，最高人民法院颁布了《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》（法释[2008]3号），对这类权利冲突案件，提出了“原则上要作为民事案件受理”的规定。该司法解释第一条第一款规定：原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼，符合民事诉讼法第一百零八条规定的，人民法院应当受理。第二条规定：原告以他人企业名称与其在先的企业名称相同或者近似，足以使相关公众对其商品的来源产生混淆，违反反不正当竞争法第五条第（三）项的规定为由提起诉讼，符合民事诉讼法第一百零八条规定的，人民法院应当受理。第四条规定：被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的，人民法院可以根据原告的诉讼请求和案件具体情况，确定被告承担停止使用、规范使用等民事责任。
二、对法释[2008]3号司法解释第一条的理解
该司法解释第一条明确将注册商标与他人在先的著作权、外观设计专利权、企业名称权等相冲突的民事纠纷纳入民事诉讼的范围，不再过多涉及冲突的权利是否经行政程序取得以及是否提请行政程序解决争议。这充分表明了最高人民法院的态度，即此类案件的民事处理不再受行政程序的影响。以知识产权民事法律关系为基础，使权利具有更加畅通的法律救济途径。与此同时，该司法解释明确了几个例外规定：
1.两个注册商标之间的权利冲突，人民法院不作为民事案件受理。该司法解释第一条第二款规定：“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。”该规定延续了最高人民法院(2004)民三他字第10号函的内容，即对于两个注册商标之间的权利冲突，“告知原告向有关行政主管机关申请解决”，人民法院不予受理。这既考虑到现行商标法设置了较为完善的法律救济程序，也为维护现行的商标全国集中授权制度，兼顾了行政程序和司法程序的职能作用。但值得注意的是：被告如以超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标的行为，不视为“注册商标”之间的权利冲突范围。
2.申请中的注册商标与著作权、外观设计专利权、企业名称权之间的权利冲突，人民法院不作为民事案件受理。这主要是考虑，注册商标是依申请而启动的行政行为，当事人的申请行为在法律性质上属于启动行政程序的行为，纯粹为启动行政程序而使用他人作品等的行为，不同于通常的商业使用，不属于民法意义上的使用行为。倘若将该行为纳入民事诉讼范围，民事诉讼所审理的必然是行政程序启动行为的合法性，必将使行政程序无法进行，且其审理的结果也将直接预决行政程序的结论，使商标注册程序形同虚设。最高人民法院在（2005）民三监字第2号函也曾指出：“在商标授权程序中，当事人仅因他人申请注册商标时使用其作品主张保护著作权的，应通过商标法规定的异议等救济程序解决。在已提出异议的情况下，当事人又以他人使用其作品申请注册商标并获初审公告的行为构成侵权为由，提起民事诉讼的，人民法院不宜受理。”
本案中，黄声香在申请注册商标时使用了黄法木的作品，该商标尚未进入公告异议期，黄法木可以通过商标异议等程序获得救济。故本案人民法院不应作为知识产权民事案件受理。
三、侵犯作品复制权、署名权的认定
本案原审判决从侵权的构成要件角度对被控侵权行为作出了不构成著作权侵权的实体评判，二审法院主要从是否属于法院民事诉讼主管案件的范围进行了程序上的认定。但原判在著作权侵权的实体评判中，也存在值得商榷的地方。一是侵犯复制权的认定。根据《中华人民共和国著作权法》第十条第一款第（五）项的规定，复制权是指以印刷、复印、拓印、录音、录像、翻拍等方式将作品制作一份或者多份的权利。未经作者许可，一次复制也构成侵犯作者复制权。原判认为多次复制才构成侵权复制权的认定，与法相悖。二是关于侵犯署名权的认定。署名权，即表明作者身份，在作品上署名的权利。其有两项内容：一是作者自己合法行使的权利，包括作者有权要求确认其作者身份，有权决定在作品上的署名方式，如署真名、假名或不署名。二是禁止他人不当行使的权利，包括未将作者在其创作的作品上署名、擅自改变作者的署名、将没有参加创作者在作品上署名，假冒他人署名等。原判以“没有证据表明黄法木曾在作品上署过名，黄声香没有在涉案作品上署上自己的名”为由，认定不构成侵犯署名权，亦属不当。
〔浙江省高级人民法院民三庭法官方双复〕
该案例刊登于浙江高院《案例指导》2008年第2期 [1] 最高法院于作出的《关于在专利侵权诉讼中当事人均拥有专利权应如何处理问题的批复》中规定，该类案件可以作为民事案件受理。
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