商标许可使用合同是指注册商标所有人许可被许可人使用其注册商标，被许可人获得注册商标的使用权并支付使用费而订立的合同。注册商标所有人许可他人使用注册商标的权利，被称为特特权。注册商标使用许可分为独占许可和普通许可两种。

与商标使用许可合同有关的问题

作者：闰卫国

一、关于商标许可使用合同备案问题

修改前和修改后的商标法均规定，商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标，商标使用许可合同应当报商标局备案。商标法实施细则还规定，许可人和被许可人应当在许可合同签订之日起三个月内，将许可合同副本交送所在地县级工商行政管理机关存查，由许可人报送商标局备案，并由商标局予以公告。违反此项规定的罚则是，由许可人或者被许可人所在地工商行政管理部门责令限期改正；拒不改正的，处以一万元以下的罚款，直至报商标局撤销该注册商标。与此相比，商标法实施条例虽也规定许可人和被许可人应当在许可合同签订之日起三个月内将合同副本报送商标局备案，但既没有规定存查和公告程序，也没有规定不报送备案应负的法律责任。虽然商标法规定商标使用许可合同“应当”备案，但是商标许可使用合同是不是必须经过备案才产生法律效力呢，答案显然是否定的。

首先，修改后的商标法已经充分体现了尊重私权自治的原则，商标许可使用是民事主体之间自愿发生的民事行为，双方许可使用合同一经签订即产生法律效力，除非当事人特别约定，不需要经过他人的批准或确认，如果发生法律上的纠纷，双方当事人则可以寻求司法救济。其次，许可使用协议是主合同，许可备案是从合同，按照主合同与从合同的关系，主合同不依赖从合同而独立存在，从合同以主合同的存在为前提，在效力上受主合同的影响和制约，因此不进行许可备案并不影响许可协议的成立，除非双方在许可协议中有特别的约定。既然备案不是商标许可使用的必经程序，也不是许可合同成立的要件，那么为什么还要规定“应当”备案呢，这一问题可以从另一个角度即商标行政管理角度来理解。现实生活中，社会和法律对执法的效率和准确1生提出了越来越高的标准和要求，而合同签订形式的多样化，以及当事人之间合同关系的不确定性，都给日常商标行政管理工作带来了挑战和压力，而经过国家商标主管机关备案的商标许可合同则有利于执法机关掌握商标使用人使用注册商标的情况，及时查处商标侵权行为。所以，从这一角度理解，国家法律作出强制性规定，立法宗旨不在于干涉民事行为，而在于提高执法的准确性，切实保护商标注册人的合法权益，维护正常的公平竞争的社会秩序。

二、商标权主体发生变化后，商标使用许可合同的效力问题

商标权主体发生变化主要指以下三种情形：一是商标转让；二是商标注册人名义变更；三是商标主体消亡。一般来说，商标权发生移转或商标注册人名义发生变更，均不影响商标权本身的存在：商标权主体即使消亡，如果不经过一定的时限、不经法定程序予以注销，其商标权依然存在。由于商标许可使用是双方当事人在公平自愿、互利互惠的基础上发生的民事行为，其行为一经发生就要受到保护，即使其中一方当事人发生变化，并不影响合同关系的成立和行为的延续。作为无形财产的商标权在这一点相当于有形财产发生的租赁合同，租赁期间发生的所有权变动不影响租赁合同的效力。但在两种情形下，商标权主体发生变化，被许可人不得再继续使用该注册商标，否则构成商标侵权行为或冒充注册商行为：一是当事人另有特别的约定，如附条件的或附期限的商标许可使用合同；二是许可使用合同本身有缺陷的，如超出有效期限、超出商品范围、自行改变商标内容等。

三、商标权客体发生变化后，商标使用许可合同的效力问题

商标权客体的变化主要指商标权的消亡或终止，包括三种形式：商标注销、商标撤销以及商标权自然终止。首先，分析一下商标权注销对商标使用许可合同的影响。第一种情形，如果商标权是商标注册人主动注销的，应当事先同被许可人进行协商并取得其同意，商标注册人注销商标后，商标使用许可合同归于终止。如原注册商标进入公有领域，原被许可人可以作为未注册商标使用；反之，如被他人申请注册，原被许可人不得再使用该注册商标，否则可能构成冒充注册商标行为或商标侵权行为。第二种情形，如果商标权是被动注销的，如注册人消亡而导致商标被注销等，被许可使用人如果确知该商标已经注销则不应当使用；如果被许可使用人不知道该商标已经被注消，根据过错归责原则，可以不承担法律责任。其次，分析一下商标撤销对商标使用许可合同的影响。第一种情形，注册不当商标的撤销。根据商标法实施条例的规定，该注册商标视为自始即无效力，撤销决定对已经履行的商标使用许可合同不具追溯力。但注册商标被撤销后，原商标注册人应当通知被许可使用人，被许可使用人不得再使用该商标；如果原注册人未尽通知义务，则被许可使用人不承担责任。第二种情形，三年不使用商标的撤销，如果原注册人存在，其应当通知被许可使用人，被许可使用人不得再使用该商标，否则，承担法律责任；如果原注册人未尽通知义务，或原注册人已经不存在，被许可使用人无法知道该注册商标已经被撤销而继续使用，同样根据过错归责原则，可以不承担法律责任。最后，商标权如果是自然终止，有效期届满后被许可使用人不得再使用该商标。

需要注意的是一些合同纠纷案件具有商标侵权的表象，如未经商标注册人许可擅自开设品牌专卖店经营非侵权商品等，权利人往往不认为是一般的民事纠纷而投诉到执法部门寻求行政解决。这类案件，需要执法部门准确予以判定，谨慎决定是否介入，否则可能吃力不讨好，甚至被提起行政诉讼。

如何办理商标使用许可合同备案

一、商标许可备案说明

商标经核准注册后，商标注册人对该商标享有专用权。商标注册人将其注册商标许可他人使用的，必须与使用人就该注册商标的使用问题签订商标使用许可合同。许可人与被许可人应当在合同签订之日起3个月内，由许可人报送商标局办理商标使用许可合同备案。许可人可以直接到商标局的商标注册大厅办理商标使用许可合同备案，也可以委托国家认可的商标代理机构办理商标使用许可合同备案。

二、申请书件的准备

1、应提交的申请书件

1）一件注册商标许可一个被许可人使用，应提交一份商标使用许可合同备案申请书。

2）申请人为自然人的，应当提交能够证明其身份的有效证件的复印件（如身份证等）。

3）商标使用许可合同副本，或经过公证的商标使用许可合同复印件。

4）合同文字使用外文的应当同时附送相应的中文译本。

5）委托商标代理机构办理的，还应提交商标代理委托书。

2、具体要求

1）许可合同双方当事人必须在合同上加盖各自的印章，无印章的应当由法定代表人签名。

2）申请书的填写应符合以下要求：

（1）申请书上的许可人名称、注册证号、商品或者服务名称应与《商标注册证》上的注册人名义、注册证号、商品或者服务名称完全相同。

（2）许可使用的商品不得超出《商标注册证》核定使用的商品范围。

（3）许可使用的期限不得超过《商标注册证》上的有效期限。

3、商标使用许可合同必须具备以下条款：

1）许可使用的商标名称及其注册证号码。

2）许可使用的商品及服务范围。

3）许可使用的期限。

4）被许可人使用的注册商标标识的提供方式。

5）许可人对被许可人使用其注册商标的商品质量进行监督的条款。

6）被许可人在其使用许可商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地的条款。

三、商标使用许可合同备案规费每件商标使用许可合同备案申请应向商标局缴纳规费300元。

四、注意事项

1、许可人必须是注册商标所有人，被许可人可以是自然人、法人或其他组织。

2、商标使用许可合同备案手续由许可人办理。

3、通过一份合同许可一个被许可人使用多个商标的，许可人应当按照商标的数量报送《商标使用许可合同备案申请书》，但可以只报一份商标使用许可合同副本。

4、通过一份合同许可多个被许可人使用一个商标的，许可人应当按照被许可人的数量报送《商标使用许可合同备案申请书》，但可以只报一份商标使用许可合同副本。

5、在许可人与被许可人签订的商标使用许可合同中，如果双方约定了被许可人可以许可第三人使用的内容，或者许可人向被许可人单独出具了允许再许可的授权书，被许可人就可以再许可第三人使用许可人的注册商标。商标再许可使用合同的备案程序与商标使用许可合同备案程序相同。再许可合同备案后，商标局予以公告，公告中许可人为再许可人。

6、商标注册人变更注册人名义及商标办理续展申请，未经商标局核准时，只要随备案材料提交商标局受理通知书及企业登记机关出具的变更等证明文件，即可以变更后的注册人名义办理备案。

7、商标转让申请未经商标局核准时，不能以受让人名义办理商标使用许可合同备案。

8、依法订立的商标使用许可合同一旦按照约定时间和条件生效，即对合同当事人具有法律约束力。商标使用许可合同是否备案，对合同本身法律效力并无影响。但是，如果合同当事人在订立商标使用许可合同时，明确约定把商标使用许可合同经商标局备案作为合同生效的条件，则未备案的合同应当不具有法律效力。

9、商标使用许可合同提前终止的，许可人和被许可人应在双方签订终止协议或法院及仲裁机关做出终止决定之日起3个月内，由许可人邮寄或者直接报送商标局备案。

五、商标使用许可合同示范文本

商标使用许可合同

（示范文本）

合同编号：

签定地点：

商标使用许可人（甲方）

商标使用被许可人（乙方）

根据《中华人民共和国商标法》第四十条和《商标法实施条例》第四十三条的规定，甲乙双方遵循自愿和诚实信用原则，经协商一致，签定本商标使用许可合同。

一、甲方将乙注册的使用在 类 商品上的第 号 商标许可乙方使用在 类 商品上。

二、许可使用的形式（独占、排他、普通）。

三、许可使用的期限自 年 月 日起至 年 月 日止。合同期满，如需延长使用时间，由甲、乙双方另行续订商标使用许可合同。

四、甲方有权监督乙方使用注册商标的商品质量，乙方应当保证使用该注册商标的商品质量。具体措施为 。

五、乙方必须在使用该注册商标的商品上标明自己的企业名称和商品产地。

六、乙方不得任意改变甲方注册商标的文字、图形或者其组合，并不得超越许可的商品范围使用甲方的注册商标。

七、未经甲方授权，乙方不得以任何形式和理由将甲方注册商标许可第三方使用。

八、注册商标标识的提供方式：

九、许可使用费金额、计算方法及支付方式：

十、商标使用许可合同提前终止的条件。

十一、本合同终止时，乙方应立即终止使用该商标，剩余的商标标识应 ；市场上流通的带有该商标的商品应在 月内撤出市场。

十二、违约责任：

十三、纠纷解决方式：

十四、其他事宜：

本合同一式 份，自签定之日起三个月，由甲方报送商标局备案。

商标使用许可人（甲方） 商标使用许可被许可人（乙方）

（签章） （签章）

法定代表人 法定代表人

地址 地址

邮编 邮编

年 月 日

法律适用：

中华人民共和国商标法 （节录）

(1993年修正)

(全国人民代表大会常务委员会1982年通过)

第四章注册商标的续展、转让和使用许可

第二十六条商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。

经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。

商标使用许可合同应当报商标局备案。

最高人民法院关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释

最高人民法院公告

《最高人民法院关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》已于2001年12月25日由最高人民法院审判委员会第1203次会议通过。现予公布，自2002年1月21日起施行。

二○○二年一月九日

最高人民法院关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释

法释〔2002〕1号

（2001年12月25日最高人民法院审判委员会第1203次会议通过）

《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》（以下简称商标法修改决定）已由第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，自2001年12月1日起施行。为了正确审理商标案件，根据《中华人民共和国商标法》（以下简称商标法）、《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国行政诉讼法》（以下简称行政诉讼法）的规定，现就人民法院审理商标案件有关管辖和法律适用范围等问题，作如下解释：

第一条 人民法院受理以下商标案件：

1、不服国务院工商行政管理部门商标评审委员会（以下简称商标评审委员会）作出的复审决定或者裁定的案件；

2、不服工商行政管理部门作出的有关商标的具体行政行为的案件；

3、商标专用权权属纠纷案件；

4、侵犯商标专用权纠纷案件；

5、商标专用权转让合同纠纷案件；

6、商标许可使用合同纠纷案件；

7、申请诉前停止侵犯商标专用权案件；

8、申请诉前财产保全案件；

9、申请诉前证据保全案件；

10、其他商标案件。

第二条 本解释第一条所列第1项第一审案件，由北京市高级人民法院根据最高人民法院的授权确定其辖区内有关中级人民法院管辖。

本解释第一条所列第2项第一审案件，根据行政诉讼法的有关规定确定管辖。

商标民事纠纷第一审案件，由中级以上人民法院管辖。

各高级人民法院根据本辖区的实际情况，经最高人民法院批准，可以在较大城市确定1—2个基层人民法院受理第一审商标民事纠纷案件。

第三条 商标注册人或者利害关系人向工商行政管理部门就侵犯商标专用权行为请求处理，又向人民法院提起侵犯商标专用权诉讼请求损害赔偿的，人民法院应当受理。

第四条 商标评审委员会在商标法修改决定施行前受理的案件，于该决定施行后作出复审决定或裁定，当事人对复审决定或裁定不服向人民法院起诉的，人民法院应当受理。

第五条 除本解释另行规定外，对商标法修改决定施行前发生，属于修改后商标法第四条、第五条、第八条、第九条第一款、第十条第一款第（二）、（三）、（四）项、第十条第二款、第十一条、第十二条、第十三条、第十五条、第十六条、第二十四条、第二十五条、第三十一条所列举的情形，商标评审委员会于商标法修改决定施行后作出复审决定或者裁定，当事人不服向人民法院起诉的行政案件，适用修改后商标法的相应规定进行审查；属于其他情形的，适用修改前商标法的相应规定进行审查。

第六条 当事人就商标法修改决定施行时已满一年的注册商标发生争议，不服商标评审委员会作出的裁定向人民法院起诉的，适用修改前商标法第二十七条第二款规定的提出申请的期限处理；商标法修改决定施行时商标注册不满一年的，适用修改后商标法第四十一条第二款、第三款规定的提出申请的期限处理。

第七条 对商标法修改决定施行前发生的侵犯商标专用权行为，商标注册人或者利害关系人于该决定施行后在起诉前向人民法院提出申请采取责令停止侵权行为或者保全证据措施的，适用修改后商标法第五十七条、第五十八条的规定。

第八条 对商标法修改决定施行前发生的侵犯商标专用权行为起诉的案件，人民法院于该决定施行时尚未作出生效判决的，参照修改后商标法第五十六条的规定处理。

第九条 除本解释另行规定外，商标法修改决定施行后人民法院受理的商标民事纠纷案件，涉及该决定施行前发生的民事行为的，适用修改前商标法的规定；涉及该决定施行后发生的民事行为的，适用修改后商标法的规定；涉及该决定施行前发生，持续到该决定施行后的民事行为的，分别适用修改前、后商标法的规定。

第十条 人民法院受理的侵犯商标专用权纠纷案件，已经过工商行政管理部门处理的，人民法院仍应当就当事人民事争议的事实进行审查。

最高法院关于法院对注册商标权进行财产保全的解释

法释〔2001〕1号

最高人民法院公告

《最高人民法院关于人民法院对注册商标权进行财产保全的解释》已于2000年11月22日由最高人民法院审判委员会第1144次会议通过，现予公布，自2001年1月21日起施行。

2001年1月2日

为了正确实施对注册商标权的财产保全措施，避免重复保全，现就人民法院对注册商标权进行财产保全有关问题解释如下：

第一条 人民法院根据民事诉讼法有关规定采取财产保全措施时，需要对注册商标权进行保全的，应当向国家工商行政管理局商标局（以下简称商标局）发出协助执行通知书，载明要求商标局协助保全的注册商标的名称、注册人、注册证号码、保全期限以及协助执行保全的内容，包括禁止转让、注销注册商标、变更注册事项和办理商标权质押登记等事项。

第二条 对注册商标权保全的期限一次不得超过六个月，自商标局收到协助执行通知书之日起计算。如果仍然需要对该注册商标权继续采取保全措施的，人民法院应当在保全期限届满前向商标局重新发出协助执行通知书，要求继续保全。否则，视为自动解除对该注册商标权的财产保全。

第三条 人民法院对已经进行保全的注册商标权，不得重复进行保全。

案例：

北京奥维兰服装服饰有限公司诉台湾民生行股份有限公司商标许可使用合同纠纷案一审民事判决书（2002）一中民初字第3733号

中华人民共和国北京市第一中级人民法院

民 事 判 决 书

（2002）一中民初字第3733号

原告北京奥维兰服装服饰有限公司,住所地北京市西城区陟山门胡同19号。

法定代表人唐成虎，董事长。

委托代理人林建军，北京金之桥专利事务所专利代理人。

委托代理人赵红梅，女，30岁，汉族，北京金之桥专利事务所职员，住河北省邢台市桥西区集体户章村煤矿。

被告台湾民生行股份有限公司，住所地台北市士林区福国路50巷6弄15号。

法定代表人李碧容，董事长。

委托代理人傅玄杰，上海市傅玄杰律师事务所律师。

委托代理人俞文，上海市傅玄杰律师事务所律师。

第三人上海泛大实业发展有限公司，住所地上海市普陀区真北路3370号。

法定代表人马世成，总经理。

原告北京奥维兰服装服饰有限公司（以下简称奥维兰公司）诉被告台湾民生行股份有限公司（以下简称民生行公司）及第三人上海泛大实业发展有限公司（以下简称泛大公司）商标许可使用合同纠纷一案，本院于2002年4月12日受理后，依法组成合议庭，于2003年1月22日公开开庭进行了审理。原告奥维兰公司的委托代理人林建军、赵红梅，被告民生行公司的委托代理人傅玄杰、俞文，第三人泛大公司的法定代表人马世成到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告奥维兰公司诉称，2001年3月，学习著作权 。被告民生行公司以《商标授权证明书》的形式，许可我公司在中国大陆地区独家使用民生行公司的Valentino Coupeau华伦天奴·古柏（简称“华伦天奴”）和Valent.Coupeau华伦天·古柏（简称“华伦天”）商标，使用期限为2001年3月10日至2004年11月30日，在协议履行中我公司按照双方约定向民生行公司支付了总计97.75万元(一年度)许可使用金，其中42.5万元休闲服类使用金于民生行公司授权后一个月内即已支付，但民生行公司却违背协议，在协议履行期尚未届满时擅自单方终止我公司享有的独家使用权，将上述标识中的“华伦天奴”标识的独家使用权授权给本案第三人泛大公司，并对外宣布取消了对我公司的独家授权。此后，泛大公司在《经济日报》上进行虚假宣传，声称泛大公司是该标识在大陆地区的独家代理人，“拥有Valentino Coupeau品牌，男装系列产品的中国总代理权……”。我公司认为民生行公司以及泛大公司的行为损害了我公司的商誉，致使本应属于我公司的市场份额被抢占，给我公司造成重大经济损失，为此请求法院判令民生行公司停止违约行为，继续履行协议；在《经济日报》上向我公司赔礼道歉，消除影响，并与泛大公司一起赔偿我公司经济及商誉损失500万元，且承担我公司因诉讼支付的合理费用。

被告民生行公司辩称，奥维兰公司称我公司与奥维兰公司之间已形成商标许可使用合同关系，并非事实。我公司给奥维兰公司出具《商标授权证明书》仅仅表示我公司愿意许可奥维兰公司使用上述两标识，但不等于已准其使用。我公司多次向奥维兰公司明示正式许可使用还需双方签订书面合同，且我公司给奥维兰公司的“华伦天奴”及“华伦天”《商标授权证明书》中均注有这一要求，然而奥维兰公司却在拒绝与我公司签订书面合同的情况下使用我公司的商标标识。另外奥维兰公司称其已向我公司支付了许可使用金，也与事实不符，如按我公司要求，奥维兰公司应向我公司支付两项标识每年度各计97.75万元的使用金，其中“华伦天奴”西服类使用金55.25万元，休闲服类使用金42.5万元，“华伦天”西服类使用金55.25万元，休闲服类使用金42.5万元，而奥维兰公司仅支付了55.25万元“华伦天奴”西服类使用金，并非奥维兰公司所称的97.75万元。不仅如此，奥维兰公司还超出产品种类限定范围，在衬衫及皮带上使用“华伦天奴”标识，我公司曾几次收到他人对奥维兰公司上述行为的举报信。鉴于奥维兰公司的上述行为，我公司有权终止其使用我公司的标识，当然也有权另行许可他人使用。因此我公司无违约可言，故不同意奥维兰公司的诉讼请求。

第三人泛大公司辩称，民生行公司是“华伦天奴”标识在大陆地区的合法权利人，有权许可任何人使用其标识，民生行公司授权我公司作为“华伦天奴”标识在大陆地区的独家代理商，其授权合法有效。为禁止他人冒充该品牌及标识，我公司刊登声明，宣称自己的独家代理人地位并无不妥，也非虚假宣传，更不会给他人造成损害。因此，我公司不同意原告的诉讼请求。

经审理查明：

“华伦天奴”商标和“V.C.”标识的权利人为日本J.M.S株式会社。被告民生行公司的“华伦天奴”商标和“V.C.”标识的使用权源于日本J.M.S株式会社的授权。日本J.M.S株式会社的授权证明书显示：民生行公司有权在台湾和中国大陆地区的服装、饰品、化妆品、洗涤用品、鞋类、纺织品等产品上使用“华伦天奴”商标和“V.C.”标识。该证明书称：“……我们与民生行股份有限公司签订了合同，允许该公司在上述地区和产品范围内作为我们的独家被许可人，有明确的权利可以转许可和生产上述种类的产品。上述合同的有效期至2008年1月1日”。

民生行公司于2000年10月14日经国家工商行政管理局商标局批准获得“Valent.Coupeau”注册商标，该商标注册证号为第号，核定使用商品为第25类：服装、鞋、帽、领带、皮带等。

三方当事人对上述证据均表示认可。

上述事实有民生行公司提交的日本J.M.S株式会社“华伦天奴”国际注册商标证明、日本J.M.S株式会社对民生行公司的授权证明书、第号商标注册证、以及三方当事人的陈述等证据在案佐证。对上述事实本院予以确认。

2001年3月10日，民生行公司同时向奥维兰公司提供了“华伦天奴”及“华伦天”《商标授权证明书》，授权奥维兰公司作为民生行公司在中国大陆地区上述商标标识的独家代理商。“华伦天奴”《商标授权证明书》写道：“兹证明北京奥维兰服装服饰有限公司为法国名设计师姓名品牌Valentino Coupeau华伦天奴·古柏（简称V.C.）西服、西裤、大衣、休闲服、（含运动、休闲套装、夹克、毛衣、休闲衬衫、T恤、围巾等）中国独家代理授权商；得予中国大陆地区从事设计制造、行销、广告等业务行为。特此立书证明！注：（一）本证明书有效期间2001年3月10日至2004年11月30日止。但以每年依程序履行授权之责任。（二）附Valentino Coupeau法国商标证明注册证、瑞士马德里协定注册影印本各一份。”落款处为：“法国名牌Valentino Coupeau中国大陆地区授权总代理－台湾民生行股份有限公司授权代表：余任仰，Plato Yu，西元2001年3月10日”。“华伦天”《商标授权证明书》行文与“华伦天奴”《商标授权证明书》完全相同，仅将授权标的“华伦天奴”变为“华伦天”。

2001年8月1日，民生行公司将《范伦铁诺·古柏Valentino Coupeau中国大陆地区独家授权契约书》发给奥维兰公司，请求奥维兰公司与其就使用“华伦天奴”标识一事签定书面合同，但因奥维兰公司认为该《契约书》对原本许其在中国大陆地区使用的内容作出限定，将河南、湖北两省限定在外，许可使用地域被缩小，加之对许可使用期限等内容的变更，其不愿立即接受，因此虽签字盖章，但要求延期生效，待民生行公司答应其修改主张后合同方能生效，但民生行公司没有同意，因此该合同始终没有生效。

2001年9月5日，民生行公司致函奥维兰公司，要奥维兰公司到泛大公司处，就使用“华伦天奴”与“华伦天”标识问题必须与民生行公司签定上述形式的书面合同，否则民生行公司将收回所有授权。

2001年10月23日，民生行公司致函奥维兰公司要求奥维兰公司于本月31日前支付所欠的年度使用金，并将钱款汇入泛大公司处，且继续要求奥维兰公司择日到泛大公司与民生行公司签定上述形式的书面合同。同时提出如不能做到则视其自动放弃授权品牌的经销权利。但信中没有明示奥维兰公司尚欠哪一品牌及多少欠款。

2001年11月1日民生行公司委托其员工郑禄腾向奥维兰公司收取使用金。该委托书内容为：“兹委托：郑禄腾先生代收北京奥维兰服饰有限公司2001年11月1日至2002年10月31日权利金。特此立书证明！台北民生行股份有限公司V.C.名牌授权代表余任仰Plato Yu ，2001年11月1日”。

2001年11月1日，郑禄腾代表民生行公司向奥维兰公司收取使用金55.25万元，并为奥维兰公司写有收据，该收据内容为：“兹证明收到北京奥维兰服装服饰有限公司支付Valentino Coupeau品牌西服、大衣、西裤2001年11月1日至2002年10月31日（一年度）权利金。收款人：台湾民生行股份有限公司余任仰。代委托收款人：郑禄腾，2001.11.1.金额：人民币伍拾伍万贰仟伍百元正（整）。”

2001年11月16日，民生行公司收到上海古柏贸易有限公司举报信，反映奥维兰公司超商品限定范围使用“华伦天奴”标识，将标识使用在奥维兰公司无权使用的衬衫类商品上。

2001年11月20日，民生行公司致函奥维兰公司，告知奥维兰公司停止违规使用行为，并限期更改，否则即撤回授权，同时提出因奥维兰公司不愿签定前述合同，要求索回《商标授权证明书》等文件。

2001年11月28日,民生行公司收到厦门禾百盛商贸有限公司举报信，反映奥维兰公司将“华伦天奴”标识使用在奥维兰公司无权使用的皮带类商品上。

2001年12月8日，厦门禾百盛贸易有限公司授权奥维兰公司可以销售带有“华伦天奴”标识的皮带，该授权书写明：“我司系代理法国品牌华伦天奴·古柏（Valentino Coupeau）皮具的中国地区总经销商，经厦门工商行政管理部门注册，具有法人资格的商贸企业。现授权北京奥维兰（服装）服饰有限公司在其服饰专柜销售该品牌的皮带，有效期至二00二年十二月三十一日止。”

2001年12月25日，上海古柏贸易有限公司授权奥维兰公司可以销售带有“华伦天奴”标识的衬衫，该授权书写明：“上海古柏贸易有限公司已取得法国华伦天奴·古柏（简称V.C.）衬衫的总代理权，现授权北京奥维兰服装服饰有限公司在全国（除北京、天津外）各大厅房商场销售华伦天奴·古柏品牌衬衫。特此证明。本授权有效期自二00一年十二月二十五日至二00二年五月三十一日止，依约每年再换得授权书时，方可行使权利。”

2001年12月28日，民生行公司向奥维兰公司发去《商标授权终止书》宣称奥维兰公司所持有的“华伦天奴”及“华伦天”《商标授权证明书》自即日起自动失效。三日后，民生行公司向奥维兰公司、泛大公司、奥维兰公司的各经销商及各生产商、全国各大商场及百货公司致函，公开声明民生行公司终止了对奥维兰公司独家使用“华伦天奴”及“华伦天”的授权。

2002年1月1日，民生行公司以120万元的对价将“华伦天奴”标识的独家使用权授予泛大公司，许可泛大公司在（第）“25类商品中的休闲服、领带、衬衫及西装等”产品范围内使用“华伦天奴”标识，并约定第二年度权利金为前一年度权利金的110％。此后，泛大公司在2002年3月21日的《经济日报》上刊登声明，并向各百货商场致函，公示：泛大公司为“华伦天奴”标识男装系列产品的中国总代理，任何单位或个人未经授权不能擅自从事制造、经营该品牌男装业务。

上述事实有原告奥维兰公司提交的“华伦天奴”及“华伦天”《商标授权证明书》、郑禄腾55.25万元代收钱款收据、2001年8月1日民生行公司发给奥维兰公司的《范伦铁诺·古柏Valentino Coupeau中国大陆地区独家授权契约书》、2001年11月1日民生行公司出具给郑禄腾的代为收款委托书、民生行公司授权泛大公司使用“华伦天奴”标识的《商标授权证明书》、泛大公司在《经济日报》上的广告及对外宣传函、上海古柏商贸公司和厦门禾百盛公司给奥维兰公司的授权书；被告民生行公司提交的2001年9月5日、10月23日、11月20日三封致奥维兰公司的信函。上海古柏商贸公司和厦门禾百盛公司的举报信材料、2001年12月28日和12月31日的终止授权书和公开信（被告证据十）。第三人泛大公司提交的民生行公司授权泛大公司的《商标授权证明书》、《范伦铁诺·古柏Valentino Coupeau中国大陆地区独家授权契约书》。以及三方当事人的陈述等证据在案佐证。对于以上事实的客观真实性及其过程各方当事人没有异议，本院予以确认。

在本案审理中，奥维兰公司与民生行公司对以下问题存在争议：一、奥维兰公司与民生行公司均承认对商标标识使用金的约定没有书面协议，只有口头协议，但奥维兰公司主张两项标识的使用金每年共计97.75万元，民生行公司主张两标识的使用金每年为各97.75万元。二、奥维兰公司提出其已在支付55.25万元西服类使用金之前，支付了民生行公司42.5万元休闲服类使用金，该钱款同样是民生行公司代收人郑禄腾代收的。民生行公司予以否认，并提出当时民生行公司已解除了郑禄腾的代理资格，郑禄腾无权代表公司收款，公司也未收到该款。三、民生行公司主张，公司许可商标使用的习惯方式是双方签署书面的独家授权契约书，同时赋予被许可人以含有“以每年依程序履行授权之责任”为内容的《商标授权证明书》。对奥维兰公司先予《商标授权证明书》，后要求签订书面契约仅是特例。民生行公司称，“以每年依程序履行授权之责任”即是要求奥维兰公司每年应与民生行公司签订许可使用契约，方能继续使用商标标识。奥维兰公司辩称，此解释违背交易便捷习惯，是民生行公司的事后解释，对奥维兰公司而言其含义仅在于每年需向民生行公司履行付费义务，而民生行公司却在收费不到一年即单方终止协议。奥维兰公司对民生行公司所述缔约习惯不予认可，并坚持民生行公司授权生效时间就是其提供《商标授权证明书》的时间。

关于争议一，奥维兰公司为证明两标识价金共计97.75万元，向本院提交了郑禄腾于2003年3月7日证言一份，该证言显示：“华伦天品牌与华伦天奴乃为同一品牌，仅在于华伦天奴品牌为源自法国，但在中国并未取得注册证，而华伦天品牌台湾民生行公司已取得中国的商标注册证，便于授权厂商之商业推广，两个品牌是可以同时使用，且不分收品牌使用权利金。”2003年4月15日，在本院主持的三方当事人的调查听证中，郑禄腾表示其本人无权确认两项标识实质为一的问题，在当月18日上海徐汇公证处（2003）沪徐证字第1126号公证证言中表示：“华伦天奴·古柏与华伦天·古柏是指同一品牌，是我在代表公司时个人的看法，但解释商标权应属持有人，我无权作解释。”

关于争议二，奥维兰公司为证实其视郑禄腾为民生行公司之代理人没有错误，向郑禄腾付款等于向民生行公司付款等事实成立，向本院提交了民生行公司于1999年6月1日出具给郑禄腾的委托书、郑禄腾于2001年4月5日出具给奥维兰公司的代收42.5万元使用金的收据和广东省东莞市公证处于2001年11月1日对郑禄腾有关收款证言的公证等证据。其中1999年6月1日的委托书显示：民生行公司自1999年6月1日起即委任郑庆辉（即郑禄腾原名）为公司在大陆地区“华伦天奴”品牌全权代表，代理该商标授权及与之相关事项；42.5万元使用金收据显示：“兹证明收到北京奥维兰服装服饰有限公司支付Valentino Coupeau品牌休闲服饰类2001年4月5日-2002年4 月4日（一年度）权利金。收款人：台湾民生行股份有限公司余任仰。代收人郑禄腾，2001.4.5.金额：人民币肆拾贰万伍仟元正（整）”；公证证言显示：郑禄腾“分两次向奥维兰公司收取2001-2002年度的华伦天奴品牌的权利金42.5万元和55.25万元，共计人民币97.75万元。”对上述证据的客观真实性民生行公司未予否认，但对所证事实不予认可，其曾一度不承认郑庆辉即是郑禄腾，后予承认，并坚持认为1999年6月1日的委托书不是委托郑禄腾代收钱款，代收钱款需得公司特别授权，公司没有收到过42.5万元这笔钱款。与此同时，民生行公司提交了2000年12月31日公司终止郑禄腾代理人身份的《终止委任证明书》，以此证明民生行公司在郑禄腾代收42.5万元钱款之前公司已终止了郑禄腾的代理资格。2003年4月15日郑禄腾在本院主持的三方当事人的调查听证中陈述，其于2002年初方获知民生行公司终止了其代理人身份，此前其未接到过公司终止其代理人资格的通知。

关于争议三，民生行公司为证明其许可他人使用商标的习惯作法，向本院提交了其向他人从事商标授权时的文书范例等证据，但文书中均没有“以每年依程序履行授权之责任”一语，在《商标授权证明书》类相关内容中显示，其与嘉高企业有限公司为：“本证明书有效期限1998年1月1日至1999年2月28日止。”其与禾百盛商贸有限公司为：“本证明书有效期间2001年4月1日至2003年3月31日止。2003年3月31日后，仍可续发证明，但以每年正确履行合约义务为限。”其与梁先灿为：“本证明书有效期间自1998年8月1日至2003年11月30日止，但以每年依约支付权利金为限。”上述商家均与民生行公司签有书面合同，但合同中并无民生行公司所述的“每年应与民生行公司签订许可使用契约，方能继续使用商标标识”等相关含义的内容。

另，奥维兰公司为证明其损失，向本院提交了其货物库存报表。该报表显示其含有衬衫、西服类、休闲服类货物库存金额达7581.6174万元。民生行公司对此真实性不予认可。

在本院审理中，奥维兰公司未能明确其主张的因诉讼支出的合理费用数额及证据。2003年7月15日，奥维兰公司明确表示放弃这一诉讼请求。

上述事实有奥维兰公司提交的2003年3月7日郑禄腾证言材料、1999年6月1日委托书、郑禄腾代收42.25万元的收据、广东省东莞市公证处的公证和奥维兰公司的库存报表；民生行公司提交的（2003）沪徐证字第1126号公证、文书范例；2003年4月15日郑禄腾在本院的证言，以及原、被告双方陈述等证据在案佐证。

本院认为：

本案所要解决的实质性争议在于原、被告之间的商标标识许可使用协议是否成立，是否有效，如果有效，违约责任应如何确定。

协议成立的前提是协议人对协议中的主要条款达成合意。本案系商标标识的许可使用协议纠纷，依照交易习惯，该类协议属有偿协议，许可使用与给付价金是该类协议的主要条款。根据两《商标授权证明书》及双方口头协议，民生行公司作为许可方许可了奥维兰公司在中国大陆地区对其“华伦天奴”和“华伦天”两标识的独家使用权，奥维兰公司同意就使用两标识向民生行公司支付使用金，双方已就交易的主要条款达成合意，据此，本院确认双方关于“华伦天奴”和“华伦天”两标识许可使用协议成立。

依照合同法第四十四条之规定，依法成立的合同，自成立时生效。合同成立的标志是合同订立的完成，合同生效的标志是合同履行的开始，由于民生行公司的《商标授权证明书》与奥维兰公司的权利使用金的相互交付，标示了双方协议的实际履行，即“华伦天奴”与“华伦天”标识的许可使用协议为有效协议，且受法律保护。

民生行公司主张双方协议没有生效，这与其要求奥维兰公司支付使用金的意思表示相左，民生行公司既然接受了奥维兰公司的使用金，并交付了《商标授权证明书》，应视其已认可了双方协议的有效性，民生行公司以《商标授权证明书》中注有“以每年依程序履行授权之责任”，以及授权他人的文书范例为据，要求确认双方协议应在另行签订书面独家授权契约后生效，显与客观事实不符。首先，民生行公司没能使本院看到其有关于附条件生效的确凿证据。其次，其与他人的协议方式代表不了其与奥维兰公司的协议方式，两者之间无任何必然联系。再次，上述证据在证明民生行公司主张“每年应与其签订契约，方能使用商标标识”方面也缺乏证明力，本院不予采信，对其主张本院不予支持。

就履约情况看，双方存在争议的部分是42.5万元的使用金是否给付。与之相关的证据有1999年6月1日出具给郑禄腾的委托书、终止郑禄腾代理资格证明书、郑禄腾代收42.5万元使用金的收据，以及郑禄腾证言等证据。由于原、被告双方对上述证据来源的真实性没有异议，可作为判定本事实的依据。根据2001年4月5日郑禄腾代收42.5万元使用金收据，可以确认奥维兰公司将钱款交付给郑禄腾，而郑禄腾是否仍具有民生行公司的代理人资格是确认该给付行为是否成立的关键。根据1999年6月1日委托书的证明内容可以认定郑禄腾具有民生行公司的全权代理人资格，其代理权限为“商标授权之相关事项”。代收钱款属与商标标识授权相关事项，郑禄腾有权代收钱款，对该事实本院予以确认。民生行公司对于收款需待特别授权的陈述，无协议根据，本院不予采信。由于无证据证明郑禄腾在代收此笔钱款前接到过民生行公司终止郑禄腾代理资格的通知，民生行公司的终止代理行为对郑禄腾不产生溯及拘束力，奥维兰公司有理由认同郑禄腾的代理人资格，此代理构成表见代理，符合合同法第四十九条之规定，属于有效代理。据此，奥维兰公司向郑禄腾付款等同于向民生行公司付款的事实成立，本院予以确认。民生行公司以未能收到此笔钱款为由否认奥维兰公司的履约事实不能成立，对其主张本院不予支持。

就该协议而言，双方对使用金数额约定不明，而与此有关的证据只有民生行公司对郑禄腾的授权委托书、奥维兰公司的付款收据，及郑禄腾的证人证言等，此仅能证明奥维兰公司给付使用金数额，尚无法证明应予给付的数额，鉴于双方对使用金数额仅有口头协议，没有直接证据，本院得依据双方实际履行情况予以判定，即奥维兰公司每年应向民生行公司支付两标识使用金97.75万元。

在履约期间，民生行公司要求与奥维兰公司签定独家授权书面契约，并无不可，但此要求属于对原协议方式的变更，应本着自愿协商原则进行，协议不成不影响原协议的履行，依照合同法第六十条之规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。民生行公司不应以未达成书面协议为由，在授权期限尚未届满时单方终止对奥维兰公司的授权，该行为已构成违约。又由于民生行公司在此期间将独家使用权许可给泛大公司，泛大公司获得本属于奥维兰公司相关商品独占市场的准入权，上述事实造成奥维兰公司权利的无法行使和对奥维兰公司应有市场分额的挤占。民生行公司在授权期尚未届满时，对外公示取消奥维兰公司对两商标标识的独家代理资格，其影响及致全国各大商场和百货公司等，依据合同法第一百零七条之规定，民生行公司理应承担赔偿损失的民事法律责任，并应就其不当公示行为在全国各大商场和百货公司等处为奥维兰公司消除影响。鉴于现有证据尚不能直接印证奥维兰公司的实际损失额，但民生行公司从泛大公司处获得120万元许可使用金应视为民生行公司违约所获的不当利益，由民生行公司予以赔偿，奥维兰公司诉讼请求中过高部分本院不予支持。奥维兰公司请求民生行公司在《经济日报》上消除影响，理由正当，本院予以支持。因奥维兰公司主张的商誉损失没有证据，本院不予支持。

依据民生行公司的授权证明书，奥维兰公司使用标识的范围不包括衬衫及皮带，奥维兰公司在该产品上使用“华伦天奴”标识，超出协议授权范围，但鉴于双方协议中未对奥维兰公司超范围使用相关标识如何处理作出明确规定，民生行公司主张奥维兰公司构成违约尚缺乏根据，其以此为由，单方终止履行协议，行为显属过当，终止行为无效。奥维兰公司要求继续履约，并无不当，本院予以支持。

鉴于奥维兰公司放弃对因诉讼支出的合理费用的请求，本院予以准予。

综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四、四十九、六十、一百零七、一百三十三条之规定，本院判决如下：

一、原告北京奥维兰服装服饰有限公司与被告台湾民生行股份有限公司自本判决生效之日起继续履行关于Valentino Coupeau华伦天奴·古柏（简称V.C.）和Valent.Coupeau华伦天·古柏（简称V.C.）商标标识许可使用协议；

二、被告台湾民生行股份有限公司于本判决生效之日起三十日内赔偿原告北京奥维兰服装服饰有限公司经济损失一百二十万元;

三、被告台湾民生行股份有限公司于本判决生效之日起三十日内在《经济日报》上刊登声明，并就其不当公示行为在全国各大商场和百货公司等处为奥维兰公司消除影响。

四、驳回原告北京奥维兰服装服饰有限公司其它诉讼请求。

案件受理费三万三千零一十元，由被告台湾民生行股份有限公司负担三万二千元（本判决生效后七日内交纳）。由原告北京奥维兰服装服饰有限公司负担一千零一十元（已交纳）。

如不服本判决，原告北京奥维兰服装服饰有限公司、第三人上海泛大实业发展有限公司于判决书送达之日起十五日内，被告台湾民生行股份有限公司于判决书送达之日起三十日内，向本院递交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费三万三千零一十元，上诉于北京市高级人民法院。

审 判 长 马来客

代理审判员 任 进

人民陪审员 白剑锋

二 ＯＯ 三 年 十 二 月 十 八 日

书 记 员 江建中

要求办理商标许可备案可以作为民事诉讼请求

——评“BB”商标使用许可合同纠纷案

案件回放

1998年9月28日，某涂料公司经国家工商总局商标局核准，从案外人手中受让了“BB商标”，核定使用的商品类别为涂料类等。后涂料公司又将该商标转让给了某化工公司。化工公司与涂料公司约定，化工公司授权涂料公司以排他许可的方式使用该“BB商标”，但该合同未约定商标许可备案事宜。合同签订后，涂料公司继续使用“BB商标”。化工公司未依法为涂料公司办理商标许可备案。后双方因履行商标许可合同发生争议，涂料公司将化工公司起诉至法院，要求化工公司为其办理商标许可备案。一审法院经审理认为，依据我国商标法及商标法实施条例的规定，化工公司未依法为涂料公司办理商标许可备案，构成违约，判决化工公司在判决生效之日起十日内向国家商标局办理涉案商标的使用许可合同备案。化工公司不服，向二审人民法院提出上诉，认为自己没有办理涉案商标使用许可合同备案的义务，要求撤销一审判决，驳回涂料公司的诉讼请求。二审人民法院经审理，作出驳回上诉、维持原判的终审判决。

法官点评

这是一个看似很简单的商标使用许可合同纠纷案，但具体裁判时，却又是一个非常棘手的案件，需要法官去认真分析思考。

一、办理商标许可备案的意义

依据商标法基本原理，注册商标专用权人可以通过签订商标许可使用合同，许可他人使用其注册商标，我国商标法第40条第3款规定，“商标使用许可合同应当报商标局备案”。关于商标使用许可备案的具体程序，我国商标法实施条例第43条规定，“许可他人使用其注册商标的，许可人应当自商标使用许可合同签订之日起3个月内将合同副本报送商标局备案”。关于不办理商标许可备案的后果，我国商标法实施细则第35条规定，“许可人和被许可人应当在许可合同签订之日起三个月内，将许可合同的副本交送其所在地县级工商行政管理机关存查，由许可人报送商标局备案，并由商标局予以公告。违反前款规定，由许可人或被许可人所在地的工商机关责令限期改正，拒不改正的，处以一万元以下的罚款，直至报请商标局撤销该注册商标”。关于商标执法中若干问题的意见第16条规定，“商标使用许可合同应当报商标局备案，未备案的，其当事人应当承担相应的行政责任，但不影响许可合同的效力”。

从上述我国法律及行政法规的规定来看，即从公法（行政法）的意义上讲，商标使用许可合同备案存查制度，是我国对商标使用许可行为实施行政管理的一项重要措施，对维护正常的市场竞争秩序及保护消费者权益意义重大。当事人签订了商标许可使用合同后，如不依法办理商标许可备案手续，属于扰乱社会经济秩序的行为，将承当违反行政法规的行政责任。

从保护民事权利的私法角度看，商标使用许可合同中被许可人享有的商标使用权，属于民事权利，商标使用许可合同备案起着重要的权利公示作用，备案的商标许可使用合同，可以对抗善意的商标受让人或其他被许可人。当他人侵害商标权时，能依法以自己名义起诉商标侵权的被许可人，可以依据备案的商标许可使用合同中的许可使用费条款，要求法官参照给予恰当数额的侵权赔偿，因为商标侵权发生前已备案的商标许可使用费条款，证明力相对较高，对法官酌情判定侵犯商标专用权的赔偿数额起到重要作用。另，如因许可人不办理商标许可合同备案，有可能导致注册商标权被国家商标局撤销，进而将会使被许可人的商标使用权亦消灭，这显然会损害被许可人的利益。因此，商标使用许可合同备案与否，将对被许可人商标使用权的行使产生重大影响。

二、办理商标许可备案作为诉讼请求存在的障碍及解决

从妥善保护民事权利的角度着眼，被许可人以“要求办理商标许可备案作为诉讼请求”是符合民事权益救济原则的，因为如有权利无救济，权利是不可能得到保护的。尽管本案双方当事人均未签订办理商标备案条款，但依民法诚信原则，化工公司为涂料公司办理商标许可备案，属于合同附随之法定义务，其必须履行。但应注意的是，人民法院判决支持的诉请还要考虑当事人拒不履行时的执行问题，如判决事项无法执行，将损害司法的权威，无异于“打司法白条”，比如，就本案而言，人民法院判决化工公司在判决生效之日起十日内办理商标使用许可合同备案，如化工公司拒不履行生效判决，人民法院该如何强制执行呢？这是一个棘手的问题，因为办理商标使用许可合同备案具有严格的人身属性，涉及到要用商标许可人化工公司的公章和有关负责人签字，民事执行的标的不能针对当事人的人身，故上述事项不具有强制执行性。按民事执行原理，对被执行人拒不履行的判项，如能转化为由他人代为履行，可转化为由他人代为履行，由此产生的费用由被执行人承担，从而转化为执行被执行人的财产。但就本案而言，如化工公司拒不履行商标使用许可合同备案手续，他人是不可能代为履行的，因为前已述及，办理商标许可备案具有较严格的人身属性。如此以来，似乎法院的上述判项不可能得到强制执行。

但解决问题是需要智慧的，我们可以采取其他变通执行的方式，如化工公司拒不履行生效判决，涂料公司可将许可使用合同、人民法院的生效判决书交给商标局备案，以代替商标许可合同备案，由此产生的费用由化工公司承担，从而可以解决上述棘手问题，相信这种解决问题的方式，是可以得到国家商标局协助执行的，毕竟监督当事人办理商标许可合同备案也是国家行政机关的职责。通过上述分析，笔者以为，被许可人以“办理商标许可备案作为民事诉讼请求”，是应该得到法律支持的，这有利于维护商标秩序和保护商标被许可人的合法权益。因此，本案的判决是正确的。（知识产权报作者单位：深圳市中级人民法院祝建军 汪 洪）

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