中国律师应对境外知识产权诉讼的策略

江苏金鼎英杰律师事务所车捷刘国林
随着中国企业及其产品在国际市场上的知名度和竞争力不断提升，愈来愈多的境外企业在本国与第三国对中国企业提起知识产权诉讼。境外诉讼的特点是法律程序复杂，应诉费用昂贵，加之中国企业缺乏对境外法律制度的了解，对被诉的中国企业而言，应对境外知识产权诉讼是相当困难的。近十年来，我们代理了数起涉及专利侵权、商标侵权、商业秘密侵权、337调查等境外知识产权诉讼。经验告诉我们，中国律师有效介入境外知识产权诉讼是中国企业取胜的关键因素之一，中国律师在境外知识产权诉讼中发挥着不可替代的作用。
一．帮助被诉中国企业做出是否应诉的决策中国企业在收到来自境外的侵权指控，首先需要作出是否应诉的决策，积极应诉是一种态度，缺席未必就不是一种有效的选择。中国律师应当为被诉企业做出是否应诉的决策提供法律咨询意见。企业是否应诉应当综合考虑法律因素和商业因素，主要包括：1.正确判断原告或申请人提起诉讼、申请的动机和目的目前，很多在境外被诉的中国企业是我国成长性好、竞争力强的企业，尤其是那些正在进军国际市场的企业，被诉的概率更高。原告利用中国企业因对境外诉讼制度不了解而取胜信心不足，或者境外不公平的贸易保护政策，或者中国企业不愿意承担巨额应诉费用，以及中国企业对缺席审判的风险评估不足等心态或条件，在境外恶意提起诉讼，损害中国企业的信誉，限制中国企业的产品出口，进而限制中国企业的发展，因此，原告实际上是利用诉讼手段实现其不正当竞争的商业目的。对此，中国企业应当积极应诉，为自己赢得更大的市场空间。如果原告确实因为其知识产权被侵犯而寻求司法救济的，被诉企业可以采用和解的方式了结争议。离婚律师收费标准。2.正确判断原告或申请人的指控是否成立这种判断既要有事实依据，也要有法律依据。事实上没有侵权未必得到法律的认可，原告的指控是否成立，必须结合案件所适用的法律进行评判，很多中国企业自行研制生产的产品出口国外后落入了境外公司的“专利池”，构成了侵权。如果指控明显缺乏事实和法律依据的，被诉企业应当积极应诉。对于原告的请求存在很大的法律和事实争议，胜诉概率较高的，被诉企业也应当积极应诉。当然，如果被诉企业确实侵犯原告知识产权的，或者存在较大败诉风险的，宜选择庭外和解的方式了断争议。3.合理估算应诉成本境外知识产权诉讼的成本昂贵，包括律师费，专家费用、鉴定费用，差旅费用、邮寄费用等等。估算出基本的应诉费用，结合被诉企业的承受能力，做出是否应诉的决策。如果被诉企业有能力承担，可以选择应诉。如果被诉企业无力承担应诉费用，那也只能选择缺席，或者采用和解解决争议，切不可匆忙上阵，中途退出。4.评价被诉企业的企业与产品发展规划与战略如果被控产品是被诉企业的重点发展产品，已经占有一定的市场份额或者具有良好的市场前景，或者说被诉企业本身已经是具有国际竞争力的国际化公司或者已经具备走向国际化的条件，被诉企业应当通过积极应诉确立自身对知识产权的所有权或者使用权，通过胜诉赢得国际市场，树立良好的企业形象，实现企业和产品的发展规划与战略。反之，如果产品出口数量少，可以通过停止生产和出口、产品转型等手段规避今后可能发生的侵权风险，可以不应诉，学会律师收费标准。以节省应诉费用。二.协助客户聘请合适的境外律师聘请合适的境外律师是中国企业胜诉的又一关键因素，如何聘请以及能否聘请到合适的境外律师是中国律师在境外诉讼中的必备技能。在一起境外知识产权诉讼案件中，我们选聘美国律师的具体做法是：第一步，根据境外律师事务所的规模、业务领域、承办律师的知识、智力、经验、技能、创造力、客户服务、成功案例、收费等项目，制定具体量化标准供选聘美国律师时使用。第二步，依据自身积累的有业务合作关系的美国律师事务所的信息，律师事务所主动向被诉企业提供的信息以及网络上收集的信息，结合预先设定的评分标准，初步筛选出符合条件的十家律师事务所。第三步，对于需要进一步明确的事项，向备选的律师事务所发出通知，有其提供或者补充提交书面资料。根据补充材料，进一步筛选出五家律师事务所。第四步，通过网络视频或者面谈的方式分别与五家律师事务所的承办律师进行直面交流，咨询法律问题，考察承办律师的专业素养，商谈法律服务合同条款，最终确定所委托的美国律师。事实证明，我们聘请境外律师的路径是行之有效的。在具体选择境外律师时应重点考量承办律师是否具备以下条件：1.相应的专业背景和丰富的应诉经验知识产权诉讼具有很强的专业技术特征，虽然聘请的专家可以就技术争议进行解释和说明，但是，境外律师具有相同或者相近似专业技术背景是必不可少的条件。一方面，有利于律师掌握案情，寻找出案件的争议点及确定应对策略，另一方面，面对可能没有技术背景知识的法官以及陪审员，境外代理律师就有能力将专业知识演绎成法官或陪审员可以理解和接受的语言进行表达。同时，具有丰富应诉经验的律师可以为客户指定切实可行的应诉方案，判断境外律师是否具有经验的基本依据是律师办理相同类或者相近似类案件的数量与胜诉的比例。在美国，处理过337调查案件的律师非常多，但正真富有经验的律师为数不多。2.律师收费适当合理在境外知识产权诉讼中，律师收费的方式绝大多数为计时收费（Hourly Rate），不同的律师事务所，同一律师事务所的不同律师，其收费标准是不一样的，知名律师每小时一般收取800至1000美元，普通合伙律师每小时一般收取500至600美元，律师助理每小时一般收取200至300美元，境外律师在承办业务中发生的其他费用另行承担。在与美国律师商谈费用时，应当明确承办律师的数量与收费标准、计算律师费的项目、免收律师费的项目、其他大额费用支出的预先告知、账单的提交与审查等内容。有时，为了控制律师总费用，也可以采用基数加奖励的方式计收。通过律师费的估算，选择最为适当的承办律师。3.境外律师对中国文化及中国企业有一定的认知度中国企业聘请的境外律师必须善于沟通，了解中国公司，认同中国文化，否则，由于文化与制度的差异，加之语言的不同，境外律师很难理解和接受中国企业所特有的文化和管理制度乃至中国的法律制度，严重影响了承办律师的工作质量，被诉中国企业中途更换境外律师的先例不在少数，因此，这是不可忽略甚至是关键的考量因素。我们在一起337调查案件中聘请了美国宾翰姆律师事务所(BINGHAM McCUTCHEN,LLP)的加里律师(Gary M.Hnath)，就是基于加里具有这样的人格特征，基于他对中国公司和中国文化的了解，他可以用美国法官可以接受的法律和文化思维诠释中国企业特定的管理制度并为美国法官所接受，取得很好的效果。
三．协助境外律师共同制定应诉方案中国企业决定应诉后，必须根据原告或申请人的诉状或申请书制定应诉方案。应诉方案的内容包括：案件的基本程序，答辩的基本事实和法律依据，诉讼风险评估，专家证人的聘请，律师团的组成和律师费用的估算等等方面。中国律师积极参与应诉方案的制定，并根据案件的进展和变化进行调整，确保应诉方案切实可行，而其中的关键点是：1.制作案件进度表，明确各阶段需要完成的工作境外知识产权诉讼的程序相当繁杂，不同种类、不同地区的诉讼，其程序也不尽相同。如337调查案件，北京律师费标准。其程序快捷，一般为12-15个月，特别复杂的案件不超过18个月，大大短于在美国法院进行的专利诉讼（通常需2-3年）。因此，制作案件进度表，可以明确诉状的送达、答辩时间、取证时间、提交动议时间、开庭时间、裁决时间等程序性事项，并据此明确各阶段需要完成的工作，避免因程序上的失误而承担不利后果。有时，境外复杂的诉讼程序也可以为被诉中国企业所用，如果被诉企业采用速战速决的应诉策略，可以简化很多程序，直接正面交锋，如果被诉企业采用循序渐进的应诉策略，那么，境外的诉讼制度提供了很大的时间空间。我们在代理一起在美国的侵犯商业秘密案件中发现，原告的诉状送达方式不符合《海牙公约》的规定，我们通过美国律师向美国法院提交了请求原告依据《海牙公约》送达诉状的动议，得到了美国法院的支持，为被诉企业赢得了更长的应诉准备时间。2.针对应诉风险，采取防范和补救措施应诉风险包括法律上的风险和商业上的风险，法律上的风险又包括事实上的风险和法律制度（程序和实体）的风险。中国律师应当协助境外律师充分评估应诉风险，针对不同风险采取相应的防范和补救措施，避免风险的发生或者将风险降至最低度。如在美国的专利侵权诉讼中，原告通常会向法院提交临时性的禁制令，禁止被诉企业的产品在美国市场销售，如果禁制令得以实施，而诉讼又历时2至3年的时间，这会严重影响被诉企业的产品销售，为此，被诉企业可以向法院提交动议，必要时提供担保，阻止原告申请的实施。又如，原告方通常要求被诉企业提交在收到诉状后的公司内部交流文件，尤其是电子邮件，以证实被诉企业在收到诉讼后的反应及采取的措施，对此，律师应当告知被诉企业如何保存文件。诸如此类的细节，均可能影响案件的结果。
四．合法而高效地组织、提供证据原告方或者申请人在提起诉讼或申请时，会向被诉企业开出篇幅冗长的证据清单，既有商务文件（包括合同书、会议纪要、备忘录、通信往来、电子邮件往来等等），也有技术文件（包括产品开发过程、工艺流程、设备图、生产操作数据等等），还有证人名单（包括商务人员与技术人员）。通常情况下，在境外知识产权诉讼过程中，法院均会同意原告的动议，要求被诉企业全面提供证据。因此，中国企业如何举证是应对境外知识产权诉讼的难点之一对此，中国律师可以高效组织证据、合法并有计谋地向境外提供证据，为赢得诉讼创造条件。1.整理证据，诚信而有计谋举证中国律师根据证据清单组织被诉企业相关人员整理证据，在全面收集证据的基础上对证据进行梳理，尽可能按照法庭的要求积极举证、诚信举证，为被诉的中国企业树立良好的形象。同时，依照对等原则，可以根据原告方的举证进度分阶段提供证据。在此过程中，如果境内证据涉及国家机密的，应当按照《中华人民共和国保密法》的有关规定办理相关审批手续后提交。如果涉及被诉企业商业秘密的，应当采取适当的保密措施，防止被诉企业商业秘密的不当泄露。如果因客观原因不能提交的证据，应当出具法律意见书予以说明。2.协助境外律师对被诉企业的证人取证依据司法独立原则，在中国境内取证必须按照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定进行，这通常是原告方所不愿意接受的。而对于中国企业，安排大量的证人到美国、欧洲等地作证，不仅影响工作且有签证上的困难，还要承担高额的差旅费用。为此，浙江省律师费标准。双方律师可以协商采用变通的取证办法，一般选择香港作为的证人取证地。同时，在接受境外律师盘问前，中国律师可以对证人进行必要的培训，让证人了解境外律师取证的基本程序，告知证人的权利和义务。五．为被诉中国企业节省律师费用中国企业应对境外知识产权诉讼，需要承担高额的诉讼费用。如美国知识产权诉讼的费用昂贵，应付一宗知识产权诉讼的律师费用可能高达数百万美元甚至数千万美元，对中国企业而言，这无疑是很大的经济负担。中国律师介入境外知识产权诉讼，承担部分应诉工作，提高境外律师的工作效率，可以大大节省境外律师的工作时间，进而大幅度降低境外律师的法律服务费用。如在一起337调查案件中，我们利用自身的知识和实战经验，在美国律师介入前就按照美国337案件的要求准备证据材料，组织专家进行论证，制订出初步的应对方案。在确定了美国律师后，公司的技术专家就案件争议的专利技术对美国律师进行技术培训，中国律师就专利、公司没有侵权的事实和法律依据与美国律师进行交流，美国律师很快进入角色。在双方反复交流的基础上，共同制订和实施应诉方案。最终取得了良好的结果。律师费用也由最初约定的150万美元降至70万美元，为客户节省了大量的律师费用。具体地说，中国律师可以通过以下工作帮助被诉企业节省境外律师费用：1.帮助被诉企业成立应诉工作组被诉企业应当成立应诉工作组，人员包括行政协调人员、中国律师、商务人员、技术人员，各司其职，在充分做好准备工作的基础上，密切配合境外律师的各项工作，提高工作效率。其中，中国律师可以为企业和境外律师建立起高效的交流平台，消除因文化、语言、法律制度和司法制度等方面的差异而可能产生的误解，确保美国律师与中国客户在交流和沟通上的畅通。2.充分发挥被诉企业内部技术和商务人员的作用在中国律师的指导下，被诉企业内部技术专家应当就争议的技术要点准备报告，在聘请境外律师后，可以由企业内部专家就争议技术的一般知识、原告方主张的技术、被诉企业实际应用的技术与境外律师进行交流，使境外律师尽早掌握必要的专业技术背景知识。同时，商务人员可以就产品的成本核算、销售、利润等起草商务报告供境外律师使用。在此基础上，境外律师可以尽早开展实质性的应诉工作。3.选择高效率的交流和沟通方式通常交流方式为邮件往来，如要召开视频或电话会议，事先确定讨论提纲和主题，在充分做好准备工作的基础上召开，必要时，可以直接安排中国律师到境外配合境外律师的工作。同时，境外律师草拟的动议或者申请在征求中国律师的意见后提交，确保动议或申请既符合被诉企业的应诉策略，又提高境外律师的工作效率。4.组织中方人员承担翻译工作境外知识产权诉讼中有大量的文件需要翻译成外文或中文，而境外的翻译费用一般在每小时100美金，如由律师助理翻译，费用更高。这些工作如果由中方承担，可以节省数十万美金的费用。5.联合数家被诉企业一并应诉如果一起案件有数个被诉中国企业的，可以联合各家被诉企业，共同委托境外律师应诉，这不仅可以统一应诉策略，而且可以分摊律师费用。上述几个方面，均是我们代理境外知识产权诉讼案件的经验积累和总结，经过验证，是行之有效的。《国家知识产权战略纲要》明确指出：知识产权日益成为国家发展的战略性资源和国际竞争力的核心要素；鼓励市场主体依法应对涉及知识产权的侵权行为和法律诉讼，提高应对知识产权纠纷的能力。中国律师积极加入境外知识产权诉讼是提高我国应对境外知识产权纠纷能力的有效路径。中国律师介入境外知识产权诉讼是机遇，可以为自己建立新的业务平台，更是挑战，是对中国律师是否具备走向国际化的能力和条件的全面检验。
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