涉外定牌加工是否构成商标侵权

涉外定牌加工是否构成商标侵权
一、简要案情：，周巷工商所执法干部依法对辖区内的宁波**轴承有限公司（简称A轴承公司）进行检查，发现现场有已生产好的标“CODEX”商标的轴承套。经查明，（1）上述轴承是斯洛文尼亚客户 CODEX.d.o.o公司于2011年5月初委托A轴承公司生产，计划于2011年5月底完工后全部销往斯洛文尼亚，不在中国境内销售。（2）在委托生产前，A轴承公司已要求CODEX.d.o.o公司出示商标注册证，查明“CODEX”商标为该客户于在斯洛文尼亚合法注册的商标，使用类别包含轴承，有效期至。（3）A轴承公司在被查时并不知道“CODEX”商标已在中国注册。（4）执法人员发现 “CODEX”商标为慈溪市胜山**轴承厂（简称B轴承厂）在中国的注册商标，核定使用商品为：轴承（机器零件）、滚珠轴承、轴承滚珠圈等，注册有效期为至。二、分歧分析
本案中A轴承公司为典型的涉外定牌加工企业，对其生产上述标“CODEX”商标轴承的行为，是否构成商标侵权，办案人员有以下两种观点。
第一种观点认为A轴承公司行为可认定为商标侵权。
第一，商标权保护具有地域性。在我国，商标权是法律赋予商标所有权人对其商标享有的独占的、排他之权利，实行属地主义保护。即使国际注册商标想获得权利保护的“领土延伸”，仍需按《商标国际注册马德里协定》等国际知识产权公约的相关规定向中国商标局提出注册申请，经核准后方可享有。因此，本案中办案人员只承认且保护B轴承厂之商标权。
第二，商标侵权定性有法可依。《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项即规定“未经商标注册人的许可，在同一种商标或类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标的”构成商标侵权，因此A轴承公司行为可明确定性为在同一种商品上使用相同注册商标的侵权行为。同时我国《关于对外贸易中商标管理的规定》第十条也规定了“对外贸易经营者在从事进出口活动中，对他人指定或者提供使用的商标，应当要求对方出具真实有效的商标专用权证明文件或者被许可使用该商标且未超出许可范围的证明文件，并予以核查。该商标不得与已在我国相同或者类似的商品上注册的商标相同或者近似，其商品的包装、装潢也不得与他人已在我国使用的包装、装潢相同或者近似”，对涉外定牌加工企业规定了审查商标的法定义务。
第三，商标侵权实行无过错认定。本案中A轴承公司虽然无侵犯B轴承厂商标权的主观恶意，且在生产前已履行了一定的商标审查义务，但上述情节并不影响对其商标侵权的违法定性，仅能作为行政处罚从轻或减轻的相关考量因素。
第二种观点认为A轴承公司行为不宜认定为商标侵权。你知道邻接权的种类。
第一，A轴承公司行为不具备构成商标侵权的要件。（1）我国加入的《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPs协议）第十六条第一款明确规定以“可能产生混淆”作为商标侵权的必要条件。商标是附加于商品之上的一种标记，具有显著性特征。一方面商标权人通过商标将自身的商品与他人的商品相区别，另一方面消费者凭借商标来选择喜爱的商品。但这种显著性是以商品进入市场为前提，是存在于动态社会关系中的识别功能。本案中标“CODEX”商标的轴承在不同国家的市场内销售，面对各自的消费者和竞争者，根本不存在需要区别的前提，亦没有造成公众混淆的可能。（2）认定商标侵权应以造成权利损害为构成要件。商标权是经国家法定并赋予注册人的一种私权。作为民事权利之一，该权利不具备诸如人身权保护上的优越性。本案中A轴承公司所生产的标“CODEX”商标之轴承全部出口，既未占领B轴承厂在中国的市场份额，造成中国消费者对两者商品的误认，也未对B轴承厂的商誉产生任何影响。若机械地套用我国《商标法》第五十二条第（一）项的规定，认定A轴承公司为商标侵权，有违保护商标权利的立法本意。
第二，目前我国司法界对此类涉外定牌加工行为的商标侵权定性存在分歧，没有明确统一的判定。在法院的实际判例中，浙江和广东的法院曾判定国内定牌加工企业构成商标侵权。较为典型的是浙江省高级人民法院以（2005）浙民三终字第248号民事判决书就宁波保税区瑞宝国际贸易有限公司诉慈溪市永胜轴承有限公司商标侵权案作出终审判决，认定商标侵权成立。理由为浙高院认为原告于2001年8月取得“RBI”商标专用权，应在我国境内依法保护；同时对被告关于其接受美国公司委托进行定牌生产并出口的行为不使得公众造成混淆误认的上诉理由不予支持。知识产权。但近年来，上海和北京的法院更倾向于作出相反的判定。上海市高级人民法院以（2009）沪高民三（知）终字第65号民事判决书就上海申达音响电子有限公司诉玖丽得电子（上海）有限公司侵犯商标专用权纠纷作出终审判决。该案以涉案产品全部出口美国并未在中国市场实际销售，中国消费者不存在对该商品来源发生混淆和误认的可能为由，判定被告不构成商标侵权。实践中司法系统之判例，对工商部门行政执法具有一定得参考意义。也正由于全国法院对此类商标侵权的定性存在法律、法理上的理解分歧和争议，使得我们工商部门在违法定性应采取更严谨审慎的态度，不宜武断地根据法条机械认定A轴承公司商标侵权。
第三、工商部门应兼顾定牌加工企业的利益，服务OEM企业健康发展。（1）认定商标侵权，不符合社会诚信、利益平衡的原则。本案中若认定A轴承公司商标侵权，工商部门将对其采取责令停止违法行为，没收并销毁库存轴承，并予以罚款的行政处罚；B轴承厂可要求其进行民事赔偿；斯洛文尼亚CODEX.d.o.o客户可以A轴承公司未按时交货为由，要求其承担违约责任。显而易见，A轴承公司将处于孤立无援、处处碰壁的被动境地，而B轴承厂却在没有受到利益损失的情况下仍有“利益”获得；委托加工的外商客户也能一走了之，不承担任何风险。纵观整个委托生产过程，A轴承公司已履行了一定的商标审核义务，合法订立了委托合同，且主观上不存在恶意侵权的过错。因此简单地认定商标侵权不仅给定牌加工企业带来了经济上的损失，也打击了此类企业的发展积极性，同时也有违社会交易的诚信公平原则。（2）在新时期下，工商部门的职能已由监管型逐步向社会服务型发展。涉外定牌加工的OEM企业多数具有规模小、利润薄、外贸订单依赖性强、法律意识薄弱、创业激情较强的特点。单纯的行政处罚已不能从根本上维护市场经济秩序，相反在一定程度上阻碍了企业发展升级，造成企业对行政管理部门的抱怨情绪，引起社会矛盾。因此工商部门在处理定牌加工商标侵权纠纷时，除了指导企业加强对国内商标的审查技能以外，更应换位思考，兼顾定牌加工企业的合法利益，为其营造良好的发展环境。
三、评析意见
笔者赞同第二种观点，不宜认定A轴承公司商标侵权。目前我国《商标法》对商标侵权行为的表现形式规定较为粗糙，实际行政执法中也存在机械套用的问题。为切实保护无过错的涉外定牌加工企业利益，宜不予认定商标侵权。
周巷工商所刘佳
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